IP기본과정_연세대_2014-1_3

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제3강
직무발명 / 영업비밀
/ 기타 특허 제도

직무발명

영업비밀보호

기타 특허제도
직무발명
직무발명
사용자(회사) 등과 고용관계에 있는 종업원 등이
그 직무와 관련하여 한 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고
그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에
속한 경우 종업원 등이 한 발명
개인발명
직무발명
18.02%
81.98%
2004년 ∼ 2009년
직무발명

발명진흥법 제10조 ~ 제19조
• 종업원이 직무에 관하여 한 발명으로서 사용자의
업무범위에 속하고 발명행위가 종업원의 현재,
과거의 직무에 속하면 해당 특허권에 대하여
사용자가 통상실시권을 가짐
• 자유발명의 경우에는 특허권 승계, 전용실시권설정
등의 사전 계약이나 근무규정은 무효
• 직무발명의 승계나 전용실시권 설정시
⇒ 정당한 보상을 받을 권리를 가짐
직무발명
직무발명

종업원 등의 직무에 관한 발명
자유발명
업무발명

사용자 등의 업무범위에 속하는 발명

발명을 하게 된 행위가
직무발명
종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
직무발명
사용자의 권리 및 의무
통상실시권 취득
예약승계
승계여부 통지의무
직무발명
종업원 등의 권리 및 의무
특허를 받을 수 있는 권리
보상을 받을 권리
발명 완성사실의 통지의무
비밀유지의무
발명신고서 예시
직무발명
보상의 의의
종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 사용자에게
승계하였거나 전용실시권을 설정한 경우에는 사용자로부터 정당한 보상을 받을
권리를 가짐
사용자의 권리 및 의무
 처분보상금
= 수익 × 발명자들의 기여율 × 발명자들 중 원고의 기여율
정당한 보상의 기준
 수익
= 로열티수입 + 크로스 라이센싱의 경제적 이익
보상액 미정시 결정 기준
 실시보상금
= 매출액 × 1/2(독점권 기여율) × 실시료율 ×
발명자들의 기여율 × 발명자들 중 원고의 기여율
직무발명
5% 룰을 가져온 올림푸스광학 사례
다나카 순페이는 올림푸스광학 연구부에서 렌즈의 움직이는 방법을 연구하였고, 픽업장치를 소형화
할 수 있게 고안했다. 올림푸스광학은 이를 특허출원하고 다나카의 발명으로 100억엔 이상의 수익
을 올리게 되었다. 그러나, 다나카는 사내표창과 함께 21만1000엔의 보상금을 받았을 뿐이었고, 회
사는 그 이상의 보상을 거부했다.
고민하다 결국 회사를 퇴사한 다나카는 1995년 3월 도쿄지방법원에 소송을 제기했고, 자신이 회사
측으로부터 받아야 하는 대가가 10억엔에 이른다면서 2억엔을 청구했다. 법원은 다나카의 특허로
회사가 얻은 이익을 5000만엔으로 산정하고 그 이익에 대한 기여도를 회사측 95%, 다나카측 5%로
인정하여 회사에서 다나카에 250만엔을 주라고 판결하였다.
이 소송은 “사내규정이 있더라도 발명의 기여분에 대한 부족액을 청구할 수 있다”고 최초로 판결하
였으며, 직무발명의 대가를 해당 발명으로 기업이 얻은 이익의 5%로 인정하는 최초의 기준을 제시
하였다. 그 이후 많은 기업들이 직무발명으로 인한 보상금의 비율을 5%로 정하기 시작하였다.
직무발명
“발명 하나로 2000억 번 연구원”
70억
직무발명
대학교수의 발명
대학교수는 대학의 교원 또는 직원이고 이공계 교수 등의 직무범위에는 임용(채용)조건에
부수 업무로서 연구실 험도 포함되는 것으 로 볼 수 있기 때 문에 대학교수의 발명은
직무발명으로 볼 수 있다.
학생의 발명
특정 기관 또는 기업으로부터 연구비 등을 지급받고 연구하여 완성된 발명의 경우에는
계약에 의해 발명에 대한 권리가 해당 기관 또는 기업으로 귀속될 수 있다.
직무발명
대학교수의 발명이 직무발명에 해당하는지에 대한 판단
 교수가 대학으로부터 특정연구비를 지원받았거나
특별한 연구목적을 위해 설치된 특수한 연구설비를 이용하여 행한 발명
 특정한 연구과제의 지정과 연구비의 지원이 없이 대학에서
자신의 전공과 관련하여 완성한 발명
 대학교수가 외부 기업체의 연구개발 의뢰에 의하여
연구과제와 연구비를 지급받고 연구하여 완성한 발명
 대학교수가 외부 기업체의 기술고문으로 재직하면서
그 기술분야에서 이룩한 발명
 교수가 대학으로부터 연구비를 지원받지 않고
대학의 연구시설도 이용하지 않고 자신의 전공과 관련이 없이 완성한 발명
영업비밀
공연히 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를
가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된
생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상
또는 경영상의 정보
(부정경쟁방지 및 영법비밀보호에 관한 법률 제2조제2호)
영업비밀
 영업비밀의 부정취득ㆍ사용ㆍ공개
 부정취득된 영업비밀의 악의ㆍ중과실의 사용ㆍ공개
 선의 취득 후 악의ㆍ중과실의 사용ㆍ공개
 비밀유지의무자에 의한 부정한 사용ㆍ공개
 부정공개된 영업비밀의 취득ㆍ사용ㆍ공개
영업비밀
법률상의 영업비밀로 보호받기 위해서 특정의 기업정보는,

비공지성

비밀관리성

경제적 유용성
을 갖추고 있어야 함.
영업비밀

근거법 :
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

건전한 거래질서의 형성

기업의 기술개발활동 촉진

영업비밀침해에 대한 실질적인 구제

특허·저작권제도의 보완
영업비밀
구분
특허
영업비밀
보호조건
신규성, 진보성, 산업상 이용가능성
비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성
보호대상
발명
발명+노하우+…
등록/권리
등록이 필수적
동일 기술에 대한 독점배타적 권리
특허법에 의한 보호
권리의 효력과 안정성이 강력함
등록 불필요
요건을 구비함으로써 권리인정
비밀유지/관리 상태를 보호
침해 시 부정경쟁방지법에 의한 구제
보호기간
출원일로부터 20년
비밀로 유지/관리되는 한 무제한
공개
공개를 전제로 함
비공개
재산활용성
다양한 형태의 실시가 가능
비밀유지를 전제로 실시계약 가능
영업비밀

비밀유지가 비교적 용이하여
장기간 이익의 향유가 가능한 경우(예: Coca Cola)

발명에 따른 부대적 노하우를 광범위하게 보호받고자 하는 경우

침해여부의 입증이 곤란하고 모방이 용이하지 않은 경우
(예: 화학물질제법)

특허요건의 충족이 곤란한 경우
영업비밀

전/현직 종업원에 의한 유출

경쟁기업의 핵심인력 스카우트에 의한 유출

컨설팅/기술자문 업체에 의한 유출

유치과학자/기술연수생에 의한 유출
영업비밀
디피앙스버튼머신社 vs. 씨앤씨 메탈프로덕츠社
⇒ “고객 명단을 컴퓨터 메모리에서 삭제하지 않은 채 컴퓨터를 매각한
것은 고객관련 자료도 함께 매각한 것으로 판단되며,
한편으로는 관련 영업비밀을 유지할 의도가 없는 것으로 간주되므로
영업비밀 침해행위에 해당되지 않는다.”
영업비밀
사이버텍社 vs. 위트필드
(1997.11, 미국 CA지방법원)
 소프트웨어도 그 내용이 비밀로 간직되고 있는 동안은
영업비밀로서 보호가 가능함
 피고의 영업비밀 공개로 인한 계약위반 행위는
공공질서의 위반에 해당
 서류가 아닌 기억에 의한 도용의 위법성 인정
영업비밀
S 다이아몬드공업 vs. L氏
(대법원 97다8229, 1997.6)
 회사의 영업비밀을 지득하는 입장에 있었던 사원의 퇴직 후
비밀유지의무 내지 경업금지의무 인정
 기업의 영업비밀보호와
퇴직자의 직업선택의 자유 사이의 조율 필요
 단기간의 경업금지약정은 유효한 것으로 인정
영업비밀

제도적 장치의 마련

효율적인 인적자원관리

철저한 시설관리

영업비밀 실시계약 시
비밀유지/부당사용금지조항의 명시
영업비밀
 침해행위에 대한 구제수단

영업비밀침해금지 가처분

금지 및 예방청구권

손해배상청구권

신용회복청구권

형사상의 제재
 효과적인 법적구제
영업비밀 존속기간보다 장시간이 걸리는 민사소송으로는
침해자가 영업비밀을 사용하는 것을 금지하려는 목적을 달성할 수 없다.
따라서 영업비밀보호사건에서 침해금지는 가처분으로, 손해배상은
본안소송으로 법적구제를 모색하는 것이 바람직하다.
기타 특허제도

출원공개 / 우선심사

우선권제도

해외출원

PCT출원

이용발명 등의 실시
기타 특허제도

특허출원 후 1년 6월 후 공개
우선권주장을 수반하는 출원의 경우 우선일로부터

공개의 효과
일반 공중에 대한 효과
출원인에 대한 효과

조기공개제도
출원인의 신청에 의해
기타 특허제도

요건(특허법 제61조 및 시행령 제9조)
제3자 실시, 자기실시, 벤처기업출원, 조약우선권 기초출원, 실용신안,
전자상거래 관련출원, 공인기관 선행기술조사의뢰를 수반한 출원 등

우선심사여부결정
우선심사신청서가 심사관에게 이송된 후 15일 이내

실체심사
결정통지서 발송일로부터 2개월 이내 심사 착수
기타 특허제도
우선권 제도의
의의
최초 출원에 대하여 우선권을 주장하면서 제2의 출원을 하게 되면,
제2출원 발명의 특허요건 등의 판단시점을
최초 출원일로 소급하는 제도
국가를 달리하는
국내의 출원 간에
출원 간에 인정되는
인정되는
조약에 의한 우선권 제도
국내우선권 제도
(특허법 제54조)
(특허법 제55조)
기타 특허제도
외국에 출원하는 경우 언어, 비용, 상이한 출원 절차
등으로 출원에 상당 기간 소요
제2국 출원을 함에 있어서,
출원인에게 선출원자로서의 지위를 인정함으로써
외국에의 후속 출원에 따르는 문제점을 해결
기타 특허제도
선출원일로부터 1년 이내에 선출원을 기초로 하여
개량발명을 후출원할 경우
후출원의 내용 중 선출원에 기재된 발명에 대하여
특허요건의 판단시점을 선출원일을 기준으로 적용
 최초출원시 포함된 내용은 최초출원시로 출원시점 소급
 1년의 기간 동안 보완실험 등을 통해 강력한 특허권 확보 가능
 미국 등에서의 가출원제도(provisional application)와 유사하나
절차와 형식에서 차이가 있음
 한번밖에 사용할 수 없음을 유의
 우선권주장 출원을 하면 일정기간경과 후 원출원 취하간주됨
기타 특허제도
 내외국인 평등의 원칙 (내국민 대우의 원칙)
 속지주의 원칙 (특허독립의 원칙)
 우선권주장제도
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기타 특허제도
 국제출원절차의 통일화 및 간소화
: 국제출원일의 동시 인정
 국제기관에 의한 사전 검토
: 국제조사 및 국제예비심사
 국내단계개시의 연기
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기타 특허제도

일반 해외출원
파리협약에 근거
국내출원일 + 1년 이내 우선권 주장 외국출원

PCT(특허협력조약)출원
PCT에 근거
한국특허청에 직접 PCT출원
기타 특허제도

언어 : 국어, 영어, 일어
국어 출원시 제출된 국어로 그대로 공개

국제조사기관 / 국제예비심사기관
유럽특허청(EP), 미국(US), 일본(JP), 스웨덴(SE), 호주(AU), 오스트리아(AT),
러시아(RU), 스페인(ES), 중국(CN), 대한민국(KR), 캐나다(CA), 핀란드(FI),
노르딕(XN), 브라질(BR), 인도(IN), 이집트(EG), 이스라엘(IL) (17개 기관)

국내단계 진입
선택국에 번역문 제출 (30/31개월 이내)
기타 특허제도
특허권자는 자기 발명이
타인의 선출원에 관계되는
특허의 이용 또는 저촉 관계일 때에는
그 타인의 동의를 얻거나
통상실시권 허여 심판에 의하지 아니하고는
자기의 특허 발명을 업으로 실시할 수 없다
(특허법 제 98조)
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