Misure a tutela della segretezza

Report
La tutela del segreto industriale
Confindustria
Padova, 12 maggio 2011
Avv. Massimo De Martini e Avv. Francesca Petracco
Agenda
• Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D.
Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010
• L’informazione segreta: definizione e requisiti
• Misure a tutela della segretezza
• Limiti e contenuti della tutela accordata con la
novella di cui al D. Lgs. 131/2010
• Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
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Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs.
198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010
•
La tutela del segreto industriale è stata storicamente ricondotta ai principi
generali del diritto privato e del diritto della concorrenza e, in particolare,
all’art. 2598, n. 3 del codice civile:
•
L’art. 2598, n. 3 c.c. recita :“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti),
compie atti di concorrenza sleale chiunque: 3) si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”
•
L’ Accordo internazionale TRIPs del 1994 (“Accordo relativo agli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”), ratificato dall’Italia
con legge 29 dicembre 1994 n. 747, per la prima volta ha imposto la
predisposizione di una tutela specifica delle informazioni segrete, senza, per
contro, prescrivere misure inibitorie e/o sanzionatorie per i casi di violazione
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Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs.
198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010
•
L’art. 39, comma 2 e 3, dell’Accordo TRIPs prevede che:
₋
“2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio
consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a
terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali
pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni: a) siano segrete nel
senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione
dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che
normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore
commerciale in quanto segrete; c) siano state sottoposte, da parte della persona al
cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione
intese a mantenerle segrete.
3. I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di
prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche
alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi
commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in
cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese
misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.”
₋
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Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs.
198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010
•
-
Il D.L. n. 198/1996 (recependo gli accordi TRIPs) ha inserito l’art. 6-bis nella Legge sulle
Invenzioni Industriali (R.D. n. 1127/1939):
“1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di
concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di
terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi
comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente
ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore
economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete. 2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi
oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza
professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti
un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso
di nuove sostanze chimiche”
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Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs.
198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010
•
Il D. Lgs n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale) ha riprodotto negli artt. 98 e
99 l’art. 6-bis L.I., con una significativa modifica che ne ha ampliato il contenuto e la
portata: dall’art. 98 è stato eliminato l’inciso “in modo contrario alla correttezza
professionale”: tutela relativa o tutela assoluta ?
•
L’art. 98 del C.P.I. infatti così recita: “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al
legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che
non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro
elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del
settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte
delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di
protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso
di nuove sostanze chimiche
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Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs.
198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010
•
L’art. 99 del C.P.I. vecchio testo così recitava: “Salva la disciplina della concorrenza
sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all’art. 98” (C.P.I.)
•
Tale articolo è stato recentemente riformato dalla novella n. 131/2010, la quale ha
riportato i confini della tutela del segreto industriale entro i parametri sanciti dagli
accordi TRIPs: “1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all' articolo 98 , ha il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od
utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse
siano state conseguite in modo indipendente dal terzo”
•
E’ stato reintrodotto il criterio di valutazione della condotta del soggetto che entra
in contatto con le informazioni segrete: “modalità abusiva”: tutela relativa o
assoluta?
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
• Il concetto di informazione segreta evoca un documento o
un’informazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza
dell’autore. Il segreto è la leva attraverso cui proteggere i valori
organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto il loro punto
di forza
• Essa coincide con la nozione statunitense di Know How che
include informazioni di natura: aziendale, esperienze
tecnico-industriali, anche di carattere commerciale.
Esse si riferiscono ad attività economiche, distributive o
produttive, e includono le informazioni strategiche, finanziarie,
commerciali, relative all’organizzazione
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
• Per Know How si intende, quindi, una serie di informazioni
riservate, necessarie o utili per condurre adeguatamente un
processo produttivo o distributivo (o organizzativo comunque di
attività economica), il cui valore economico è dato dal risparmio
e dal conseguente vantaggio realizzato con la sua utilizzazione
• Le informazioni debbono essere soggette al legittimo
controllo del detentore. E’ tale il controllo di chi le ha ideate,
o combinate, di chi le ha legittimamente acquistate o ricevute in
licenza o chi le usa o le detiene con l’autorizzazione o con il
consenso dell’avente diritto. Il controllo è una nozione “di fatto”,
pertanto, va verificato di volta in volta
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
• Le informazioni tecniche comprendono:
• informazioni brevettabili (ma non brevettate
per scelta del titolare del diritto al brevetto)
• informazioni tecniche non brevettabili (perché
sprovviste dei requisiti per la brevettabilità,
come ad es. il Know-how industriale)
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
Esempi
i.
ii.
iii.
iv.
v.
strategie di mercato, metodi commerciali e piani di
mercato, in quanto dotate di valore economico
liste fornitori, liste clienti classificati per fatturato
disegni tecnici, progetti
processi sviluppati per mezzo di programmi
informatici, inclusi i programmi informatici utilizzati
informazioni sui prezzi e sui costi
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
Esempi (segue)
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
dati, formule, ricette, campioni
attività di ricerca e sviluppo
processi di produzione
esiti negativi di prove
operazioni fondamentali per la realizzazione di
prototipi
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
• Le informazioni debbono essere:
I. Segrete
II. aventi valore economico, in quanto segrete
III. sottoposte, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
I.
Segretezza:
•
Le informazioni, singolarmente considerate, possono essere quindi di dominio
pubblico o accessibili con attività non inventiva. Ciò che importa è che il loro
insieme organico costituisca il frutto dell’elaborazione dell’azienda e che, in quanto
tale, presenti un valore economico ulteriore, in termini di vantaggio competitivo,
rispetto alla somma degli elementi che lo compongono
•
La loro acquisizione deve richiedere sforzi (anche economici) non indifferenti. Il
requisito della segretezza è soddisfatto, quindi, quando risulti difficile o costoso, per
i terzi, acquisire o sfruttare le informazioni senza ricorrere ad una condotta illecita.
nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente
accessibili agli esperti ed agli operatori del settore
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
II. Aventi valore economico, in quanto segrete
•
L’informazione segreta protetta è quella che ha richiesto uno sforzo superiore alla
normale prestazione intellettuale e, in particolare, uno sforzo economico per
ottenerla
•
Il valore economico delle informazioni si riferisce al vantaggio concorrenziale
derivante dall’essere quelle informazioni riservate
•
La comunicazione a determinati terzi delle informazioni aziendali sotto il vincolo di
accordi di confidenzialità, non comporta “divulgazione” pertanto non pregiudica il
valore economico delle stesse
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
III. Sottoposte, a misure ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete
•
Le informazioni debbono essere secretate. E’ verosimile ritenere che sia necessario
rispettare un generico criterio di proporzionalità/adeguatezza nei confronti dei
comportamenti del titolare
•
La prescrizione dell’onere di adozione di misure di protezione qualifica il
comportamento censurato dal legislatore, ovvero la sottrazione abusiva ad opera
del terzo. Non si abusa, infatti, se non di qualcosa sottoposto a misure per la sua
salvaguardia
•
Occorre un’adeguata protezione fisica (sistemi di sicurezza) e un’adeguata
protezione giuridica (informazione ai terzi che entrano in contatto con dette
informazioni, sulla segretezza delle stesse e sull’obbligo di mantenerla)
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L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98
C.P.I.)
•
L’art. 98, comma 2, tutela i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui
elaborazione
comporti
un
considerevole
impegno
e
alla
cui
presentazione/rivelazione sia subordinata l’autorizzazione all’immissione in
commercio dei prodotti implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche (prodotti
medicinali, chimici, veterinari, ecc.)
•
Si discute se l’impegno considerevole sia da valutarsi solo in termini economici e
se il requisito “dell’uso di nuove sostanze chimiche”, restrittivamente interpretato
possa condurre all’esclusione della protezione nel caso in cui l’originalità consista
in una nuova combinazione di sostanze note
•
La tutela prevista dal comma 2, presuppone il rispetto dei requisiti di cui al comma
1, ovvero; a) segretezza, b) valore economico, c) adozione di ragionevoli misure di
secretazione
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Misure a tutela della segretezza
•
Identificazione del know how e la sua riproduzione in un supporto materiale
•
Predisposizione di misure ragionevolmente adeguate a presidiare la segretezza
del know how. Si ritengono incluse misure di natura legale, di natura fisica, di
natura organizzativa e tecnologica
•
Adozione di dette misure di segretezza sia verso l’interno (dipendenti e
collaboratori) che verso l’esterno (fornitori, clienti, ecc)
•
Le misure di segretezza sono quelle legittimamente esigibili, ovvero in linea con
l’evoluzione tecnologica e con l’abbassamento dei costi (potrebbero così rendersi
esigibili misure di protezione prima difficilmente accessibili)
•
Le misure di segretezza debbono essere ragionevoli, ovvero debbono tenere in
considerazione i costi in relazione alla loro efficacia
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Misure a tutela della segretezza
• Esempi di misure di tutela legale
I.
accordi di segretezza (con soggetti terzi, ad es. partners
commerciali o licenziatari)
II. clausole contrattuali di segretezza (da inserire in accordi di
fornitura, ecc.)
III. accordi di non divulgazione (da inserire nei contratti di lavoro e
che contemplino un obbligo di riservatezza, valido per la durata
del rapporto di lavoro e prorogabile per il periodo successivo)
Tali misure facilitano i mezzi probatori a fini giudiziali
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Misure a tutela della segretezza
• Accordo di segretezza
• L’accordo di segretezza garantisce che le informazioni o i dati
rivelati da un soggetto ad altro soggetto rimangano
confidenziali (non divulgabili a terzi) secondo i termini del
contratto
• Tale accordo generalmente è formalizzato tra soggetti estranei
ad un rapporto di lavoro (ad es. con un possibile cliente, o un
fornitore o un consulente esterno), ma può essere
perfezionato anche tra imprenditore e dipendente
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Misure a tutela della segretezza
• Accordo di segretezza (Requisiti minimi)
I.
II.
III.
IV.
V.
definizione e individuazione delle informazioni scambiate e
che si considerano segrete
titolarità delle informazioni segrete
limite temporale dell’accordo
previsione di una sanzione per il caso di violazione della
segretezza (penale)
previsione giudice competente a risolvere la controversia
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Misure a tutela della segretezza
• Esempi di misure di tutela organizzativa
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
regolamento aziendale contenente le istruzioni operative
volte al mantenimento della segretezza delle informazioni
affissione in bacheca delle suddette istruzioni operative
protocolli di segregazione
circolari interne
ordini di servizio
formazione
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Misure a tutela della segretezza
• Esempi di misure di tutela fisica
- codici di sicurezza
- archivi blindati (caveau)
- segregazione delle modalità di custodia delle
informazioni segrete
• L'accesso a tali informazioni dovrà essere limitato al
personale chiave e le informazioni dovranno essere
divulgate solo nei casi in cui sia assolutamente necessario
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Misure a tutela della segretezza
• Esempi di misure di tutela tecnologica
- strumenti di protezione logica dei sistemi informativi ed elettronici
(controlli di sicurezza periodici, telecamere a circuito chiuso, aree
di accesso ristretto ai computer ed aree classificate, ecc.). Le
misure di sicurezza interne dovranno essere supportate da
un’attività esterna di controllo e sorveglianza
- strumenti informatici che vietino la copia dei dati e traccino gli
accessi e l’utilizzo delle informazioni confidenziali, abilitazione
degli accessi con password e username personali rilasciate solo ai
soggetti che debbano accedervi per lo svolgimento della propria
attività lavorativa
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Misure a tutela della segretezza (materiali)
•
•
La società …. con sede in .. Via … (dati camerali come per legge), in persona del•
suo legale rappresentante sig. …. (di seguito CEDENTE)
•
e
•
la società …. con sede in … via …, (dati camerali come per legge), in persona del•
suo legale rappresentante sig. …. (di seguito ACQUIRENTE)
•
Premesso che:
•
- la CEDENTE ha studiato, progettato, sperimentato e testato con successo
•
(indicare che cosa si trasferisce, in modo dettagliato) (di seguito PROGETTO);
•
- l’ACQUIRENTE ha espresso l’interesse di venire in possesso del PROGETTO al fine•
di
•
trarne un proprio vantaggio economico;
•
- la CEDENTE accetta di trasferire il PROGETTO relativo alla produzione dei
•
seguenti beni: (indicare quali beni o che cosa è possibile produrre in modo
•
dettagliato),
all’ACQUIRENTE in forma (esclusiva/non esclusiva. L’esclusività può essere relativa•
•
a ciò
Bozza di CONTRATTO DI KNOW-HOW
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data, e la dicitura che si tratta di materiale riservato, coperto da segreto di cui è
vietata la divulgazione a chiunque ed in qualsiasi forma, anche parziale);
2. la CEDENTE fornirà l’assistenza necessaria al fine di permettere
all’ACQUIRENTE di utilizzare il PROGETTO ed invierà suoi tecnici specializzati
(indicare quando, il termine di permanenza, i termini economici, la frequenza
dell’assistenza fornita dai tecnici ed altre eventuali clausole dello specifico punto);
3. l’ACQUIRENTE si impegna a versare alla CEDENTE, quale controprestazione, la
somma di …. (indicare la somma in numeri ed in lettere e specificare in che
moneta. Inoltre la somma può essere versata con unico versamento o con
versamenti dilazionati nel tempo. In tal caso indicare le date di scadenza dei vari
versamenti. La somma può essere data anche in forma di royalty. In quest’ultimo
caso devono essere espressamente indicate anche le percentuali);
4. l’ACQUIRENTE si impegna a mantenere, sul materiale consegnato dalla
CEDENTE e su quanto da esso dovesse derivare, il massimo segreto
cosciente dell’obbligo che per nessuna ragione nulla di tutto ciò deve venire a
conoscenza di terzi senza il preventivo assenso scritto della CEDENTE;
5. l’ACQUIRENTE si impegna altresì a predisporre tutti gli accorgimenti necessari
ed
idonei affinché nessun suo collaboratore, interno od esterno, favorisca o compia,
direttamente od indirettamente, la divulgazione, anche parziale, del PROGETTO.
che si trasferisce, limitata nel tempo, condizionata, ecc.);
- la CEDENTE e l’ACQUIRENTE si impegnano a sottoscrivere il presente contratto in•
•
due originali e a non registrarlo in quanto di contenuto segreto;
- (indicare altre eventuali ulteriori premesse).
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente patto, tra le PARTI si • Data e luogo
• Firma
Firma
conviene e si stipula quanto segue:
•
Per
la
società
CEDENTE
per la società ASSISTITA
1. la CEDENTE al fine di trasferire compiutamente il PROGETTO all’ACQUIRENTE,
alla stipula del presente contratto (o in altra data, ma deve tassativamente essere
indicato un termine) trasferisce a quest’ultima quanto segue: (numerare edNB: Questo è un esempio sintetico e standardizzato di contratto e dovrà includere gli
adattamenti necessari che ogni caso specifico richiede. Esso potrò inoltre
indicare
prevedere eventuali clausole penali poste a carico delle controparti, con
• dettagliatamente e correttamente tutto quanto viene consegnato alla controparte
l’indicazione delle motivazioni di terminazione naturale del contratto, con il suo
• come disegni, schizzi, tabelle, appunti, manoscritti, studi, esperimenti ecc. Tutto
possibile rinnovo e con tutte le ulteriori clausole di stile
• quanto viene trasferito deve indicare gli estremi della società di provenienza, la
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Misure a tutela della segretezza
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Bozza di ACCORDO DI SEGRETEZZA
•
La società …. con sede in .. Via … (dati camerali come per legge), in persona del suo legale
rappresentante sig. …. (PROPRIETARIA)
e
la società …. con sede in … via …, (dati camerali come per legge) ,in persona del suo legale
rappresentante sig. …. (Parte Ricevente)
Premesso che :
- la PROPRIETARIA è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, impianti, macchine, dispositivi,
esperienze tecniche, procedimenti, lay-out, dati, proposte, offerte ed altre informazioni utili
relativamente alla produzione di (va indicato in modo ampio a quale argomento tecnico
o tecnologico ci si riferisce), nel seguito il tutto essendo identificato, senza limitazione
alcuna, come INFORMAZIONI RISERVATE;
- tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di
valore considerevole per la PROPRIETARIA;
- la PROPRIETARIA ha necessità di rivelare dette INFORMAZIONI RISERVATE alla Parte Ricevente;
- tali INFORMAZIONI RISERVATE vengono rivelate al solo scopo di permettere alla Parte Ricevente di ….
(indicare il perché – ad es. : attraverso l’acquisto di
impianti, macchine e/o componenti della PROPRIETARIA ovvero per poter effettuare
forniture anche alla PROPRIETARIA, ecc.).
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula
quanto segue
1. la Parte Ricevente comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto della
PROPRIETARIA, alcuna INFORMAZIONE RISERVATA salvo che per il succitato
scopo, ovvero non divulgherà dette INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi terza
persona, ditta o ente. La Parte Ricevente accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di
assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o altri, che avranno necessariamente
accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette INFORMAZIONI
RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta.
2. le INFORMAZIONI RISERVATE, divulgate alla Parte Ricevente, non possono essere
considerate oggetto di eccezioni escluse le informazioni:
- che erano, dimostrabile da documenti scritti, in possesso della Parte Ricevente prima
della rivelazione da parte della PROPRIETARIA;
- che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte della Parte Ricevente, di dominio
pubblico mediante pubblicazione od altro;
- che la Parte Ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed
autonomo diritto e non derivanti direttamente od indirettamente dalla
PROPRIETARIA.
Le informazioni RISERVATE non verranno considerate come appartenenti alle eccezioni
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precedenti, semplicemente perché tali informazioni sono parte di informazioni più generali
di dominio pubblico od in possesso della Parte Ricevente. Neppure una combinazione di
caratteristiche di informazioni verrà considerata nell’ambito delle eccezioni precedenti solo
per il fatto che le caratteristiche individuali sono di dominio pubblico o in possesso della Parte
Ricevente , a meno che la combinazione stessa non sia di dominio pubblico o in
possesso della Parte Ricevente.
3. Tutte le INFORMAZIONI RISERVATE fornite dalla PROPRIETARIA alla Parte Ricevente,
rimangono di proprietà della PROPRIETARIA e saranno considerate in comodato alla
Parte Ricevente solo per il limitato scopo sopra specificato e la Parte Ricevente non può né
potrà utilizzare, adottare, trasferire, comunicare, consegnare, indicare, riprodurre,
copiare o duplicare, una qualsiasi parte di tali informazioni riservate senza lo specifico
consenso scritto della PROPRIETARIA.
4. Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in
base ad esso, può essere interpretata come una concessione, alla Parte Ricevente, di
una licenza o di altro diritto relativo alle INFORMAZIONI RISERVATE rivelate,
ancorché contenute in un qualsiasi brevetto concesso, o che verrà di seguito concesso
e di proprietà della PROPRIETARIA.
5. Qualora venisse instaurato un rapporto di fornitura, di collaborazione o di sub-licenza,
detto rapporto sarà regolato da rapporti giuridici specifici ma soggiacerà sempre e
comunque al presente accordo.
6. La parte Ricevente si impegna a tenere la PROPRIETARIA regolarmente e
tempestivamente informata di tutti i risultati relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o
verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche e tecnico-economiche connesse.
7. Il presente accordo entra in vigore alla firma delle PARTI e termina dopo 5 (cinque)
anni salvo le clausole che sopravvivono ad esso.
8. Su semplice richiesta scritta della PROPRIETARIA, la Parte Ricevente deve restituire alla
PROPRIETARIA ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo.
9. Legge applicabile: legge italiana
Foro competente: …..
Data e luogo
•
•
Firma
p. PROPRIETARIA
•
NB: Questo è un esempio sintetico e standardizzato di contratto e dovrà includere gli adattamenti
necessari che ogni caso specifico richiede. Esso potrò inoltre prevedere eventuali clausole penali poste
a carico delle controparti, con l’indicazione delle motivazioni di terminazione naturale del contratto,
con il suo possibile rinnovo e con tutte le ulteriori clausole di stile
•
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Firma
p. RICEVENTE
Misure a tutela della segretezza
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• conviene e si stipula quanto segue:
• 1. le INFORMAZIONI RISERVATE non possono venire utilizzate dal DIPENDENTE, né
La società …. con sede in .. Via … (dati camerali come per legge), in persona del suo
• direttamente né indirettamente, se non nei limiti ed ai fini di una corretta
legale rappresentante sig. …. (va indicata la sede e se detta sede è quella legale o
esecuzione
quella operativa: se la sede legale ed operativa sono differenti, va indicata quella
• delle mansioni spettatigli e di quelle che via via gli verranno conferite.
legale e quella operativa ove il dipendente opera) (di seguito SOCIETA’)
• 2. Il DIPENDENTE non potrà comunicare, consegnare o divulgare a terzi, in nessuna
e
• forma o modo, sia direttamente che indirettamente, alcuna INFORMAZIONE
il sig. ….. (nome e cognome esatto del dipendente) residente in……., via……. (di seguito • RISERVATA, senza il preventivo consenso scritto della SOCIETA’.
DIPENDENTE)
• 3. Il DIPENDENTE si obbliga fin d’ora a mantenere segrete tutte le INFORMAZIONI
Premesso che:
• RISERVATE di cui dovesse venire a conoscenza anche dopo la cessazione del
- il DIPENDENTE è stato assunto (oppure verrà assunto) presso la SOCIETA’ in data
• rapporto di lavoro con la SOCIETA’ finché tali INFORMAZIONI RISERVATE non
(indicare la data di assunzione) con il ruolo di (indicare il ruolo che il dipendente viene
diventino di dominio pubblico.
a svolgere in azienda);
• 4. Il DIPENDENTE per un periodo di …… (5 anni oppure 3 anni sono il limite massimo
- in virtù del ruolo ricoperto, il DIPENDENTE può venire a conoscenza di informazioni • previsto dalla legge a seconda che si tratti di dirigente oppure no) dopo la
ritenute riservate dalla SOCIETA’;
cessazione
- per INFORMAZIONI RISERVATE s’intende relazioni interne, rapporti interni, studi,
• del rapporto di lavoro, si obbliga a non svolgere alcuna attività, in proprio o a favore
di
disegni, progetti, prototipi, impianti, macchine, dispositivi, esperienze tecniche,
• terzi, in concorrenza con l’attività della SOCIETA’ e precisamente nel settore relativo
procedimenti, lay-out, dati, grafici, proposte, elenchi fornitori, elenchi clienti, studi
a:
statistici e non, iniziative commerciali, tecniche commerciali e di gestione della
• (indicare con precisione il settore e/o i settori d’interesse). Il corrispettivo mensile
SOCIETA’ con terzi, offerte e tutte le altre informazioni utili relativamente
all’organizzazione, produzione e commercializzazione della SOCIETA’ stessa (indicare • pattuito per tale obbligo di non concorrenza è pari a euro ….. (in lettere) per il quale
il
in modo ampio argomenti tecnici o tecnologici di riferimento ed altri eventuali
•
DIPENDENTE, fin d’ora, dichiara di nulla più pretendere.
interessi)
•
Data e luogo
nel seguito il tutto essendo identificato, senza limitazione alcuna, come
• Firma
Firma
INFORMAZIONI RISERVATE;
•
Per
la
società
SOCIETA’
Per il DIPENDENTE
- tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di
valore economico considerevole per la SOCIETA’;
• NB: Questo è un esempio sintetico e standardizzato di contratto e dovrà includere
- dal concetto di INFORMAZIONI RISERVATE si deve escludere solo ciò che era di
gli adattamenti necessari che ogni caso specifico richiede. Esso potrò inoltre
pubblico dominio alla data di inizio del rapporto di lavoro e/o ciò che non viene fornito
prevedere eventuali clausole penali poste a carico delle controparti, con
direttamente od indirettamente dalla SOCIETA’ e/o ciò che venga riferito al
l’indicazione delle motivazioni di terminazione naturale del contratto, con il suo
DIPENDENTE da terzi senza vincolo di segretezza.
possibile rinnovo e con tutte le ulteriori clausole di stile
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente patto, tra le PARTI si
Bozza di PATTO DI SEGRETEZZA COL DIPENDENTE
27
Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella
di cui al D. Lgs. 131/2010 (art. 99 C.P.I.)
• “Tutela delle informazioni segrete”: l’art.
99 C.P.I., riformulato dalla
novella n. 131/2010, ha delimitato la portata dei diritti e, quindi, le condotte
elusive: “Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all' articolo 98, ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in
modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state
conseguite in modo indipendente dal terzo
•
Sono vietate tutte le condotte dirette ad acquisire, rivelare o utilizzare le
informazioni segrete senza il consenso del legittimo detentore
•
Sono escluse dalla tutela le informazioni segrete che sono state acquisite dai terzi
in modo autonomo e non abusivo (natura relativa della tutela)
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Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella
di cui al D. Lgs. 131/2010 (art. 99 C.P.I.)
•
•
•
•
Il reinserimento dell’inciso “in modo abusivo” risponde all’esigenza di renderlo
conforme al dettato dell’art. 39 TRIPs
L’art. 39 TRIPs reprime i comportamenti che integrano condotte contrarie a leali
pratiche commerciali, escludendo pertanto dalla censura le attività coerenti con
dette leali pratiche commerciali
Integrano le condotte vietate “violazioni di contratto, abuso di fiducia, induzione
alla violazione o acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che
sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che l’acquisizione
implicava tali pratiche sleali” (mala fede, colpa grave e dolo specifico/generico)
Requisiti per la tutela:
- scorrettezza del comportamento
- sottrazione delle informazioni di cui si richiede tutela alla sfera esclusiva del
legittimo detentore (salvo le stesse siano state conseguite in modo indipendente e
non abusivo)
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Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella
di cui al D. Lgs. 131/2010 (art. 99 C.P.I.)
•
Il limite connaturale alla tutela del segreto è che esso non conferisce il potere di
vietare in ogni caso l’utilizzazione delle informazioni, come il diritto di brevetto, ma
è rivolto ad assicurare al soggetto il controllo esclusivo delle informazioni
mantenendole segrete e vietando determinati atti anche di terzi idonei a
distruggere il segreto
•
L’inciso “Ferma la disciplina della concorrenza sleale”:
- conferma che la violazione ad opera di un concorrente continua a costituire atto
di concorrenza sleale tutelabile ex art. 2598 n. 3 c.c.
- accanto alle informazioni riservate di cui all’art. 98 C.P.I. possono esistere
informazioni prive dei requisiti ex art. 98 C.P.I. la cui acquisizione con modalità
contrarie alla correttezza professionale può essere repressa ex art. 2598 n. 3 c.c.
(ad es. sottrazione con modalità scorrette di informazioni oggettivamente
riservate, ma non sottoposte alle misure adeguate di protezione legittimamente
esigibili; assunzione di dipendenti altrui esclusivamente per l’utilizzazione delle
conoscenze tecniche acquisite presso altra azienda e non in possesso del
concorrente)
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• L’art. 2105 c.c. articola il contenuto dell’obbligo di fedeltà
dovuta dal lavoratore subordinato, per la durata del rapporto,
in: a) divieto di concorrenza e in b) obbligo di segretezza
• “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né
divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di
produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare
ad essa pregiudizio”
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• Il divieto di concorrenza consiste nell’obbligo di astenersi dal
trattare affari in concorrenza con l’imprenditore nel corso del
rapporto di lavoro (art. 2105 c.c.). Può essere prorogato per
iscritto per il periodo successivo alla cessazione del medesimo
(art. 2125 cc)
• L’obbligo di segretezza vieta al dipendente di divulgare o
utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, le informazioni
dell’azienda, in modo da poterle arrecare danno
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• Sono incluse nell’obbligo di fedeltà le informazioni riservate che
contraddistinguono la capacità competitiva dell’azienda:
I.
quelle strettamente inerenti l’organizzazione dell’impresa, i metodi
produttivi e commerciali
II. liste di clienti e condizioni commerciali praticate
III. elenco fornitori
IV. organigramma aziendale, qualora ad esso sia riconducibile uno specifico
vantaggio competitivo in termini di organizzazione produttiva
V. disegni, prototipi, risultati di prove, ecc.,
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• Il divieto di concorrenza per il periodo successivo alla conclusione del
rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2125 c.c.
• Art. 2125 c.c.“1. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del
prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è
nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore
del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati
limiti di oggetto, di tempo e di luogo. 2. La durata del vincolo non può essere
superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se
è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• L’obbligo di segretezza per il periodo successivo alla conclusione
del rapporto di lavoro non è espressamente disciplinato dal
legislatore
(1 tesi)
(2 tesi)
• Obbligo di segretezza valido
SOLO per il periodo di
rapporto di lavoro
• Per il periodo successivo è
necessario un accordo di
riservatezza (si discute se la
durata deve essere correlata
al patto di non concorrenza)
Obbligo di
segretezza di
durata correlata
all’interesse del
datore di lavoro
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• L’art 2125 c.c. contempera due ordini di interessi contrapposti:
- quello del datore di lavoro di salvaguardare, nei confronti dei
concorrenti, il proprio patrimonio aziendale (ad es. l’organizzazione
amministrativa e tecnica, i processi di lavoro, il proprio know-how
aziendale, la clientela e l’avviamento);
- quello del lavoratore di non subire un’eccessiva restrizione della
propria libertà di rinvenire una successiva appropriata nuova
occupazione
• Laddove l’interesse del datore di lavoro alla segretezza delle proprie
informazioni riservate sia meritevole di tutela, in quanto non
pregiudizievole di ogni potenzialità reddituale dell’ex dipendente,
sarà molto opportuno, se non necessario, procedere alla stipula di
appositi accordi di segretezza
• E’ discusso se tali accordi debbano rispettare i requisiti dell’art.
2125 c.c.
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Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di
non concorrenza
• L’accordo di segretezza dovrà essere formalizzato per iscritto: i)
identificare l’area di informazioni sottoposte a vincolo di segretezza,
ii) definire le informazioni riservate, iii) precisare la titolarità delle
informazioni riservate
• Per chi aderisce alla tesi più restrittiva, l’accordo dovrà anche
prevedere un compenso a favore del dipendente e un limite
temporale e spaziale
• Si potranno così delineare a contrariis le informazioni acquisite dal
dipendente nel corso del rapporto di lavoro che, rientrando nel
bagaglio di esperienza e competenza maturato dal dipendente,
potranno dal medesimo essere liberamente utilizzate per i futuri
impieghi/rapporti di lavoro senza arrecare pregiudizio all’ex datore
di lavoro
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Il segreto conviene?
La convenienza può sorgere nei seguenti casi:
• il segreto commerciale non è tutelabile da altro diritto di
proprietà intellettuale
• l'informazione può essere mantenuta segreta per un
considerevole periodo di tempo (ad es. l'informazione segreta
consiste in un’invenzione brevettabile, la protezione del
segreto commerciale risulterà conveniente solo nel caso in cui il
segreto possa essere mantenuto tale per più di 20 anni periodo di protezione del brevetto - e a condizione che i terzi
non riescano ad elaborare la stessa invenzione in modo lecito)
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Il segreto conviene?
• il segreto commerciale non ha un valore economico tale da
giustificare la richiesta di un brevetto
• prodotti di breve vita commerciale
elettronica)
(moda, informatica,
• lo sviluppo del prodotto è compiuto intereamente dalla casa
madre senza l’intervento di imprese che lavorano per conto
terzi
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Riferimenti
Avv. Massimo De Martini
Via Trieste, 33
35121 Padova
Tel. 049 8755838 – Fax 049 663262
mdemartini@demartiniferrante.it
Avv. Francesca Petracco
Via Trieste, 33
35121 Padova
Tel. 049 8755838 – Fax 049 663262
fpetracco@demartiniferrante.it
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