I marchi

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L’oggetto della registrazione
del marchio
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 7
Oggetto della registrazione
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”
Art. 13
Capacità distintiva
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente
in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni
che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio
[…]”
R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (abrogato)
Art. 15 (Versione originaria)
“Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento
dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il
trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo”
Art. 15 (novellato dal D.lgs 4 dicembre 1992 n. 480)
Oggi Art. 23 D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
“Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi
per i quali e' stato registrato.
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per
parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalità o per
parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere
prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel
territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio
stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza
relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei
prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può
essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal
licenziatario.
In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico”.
Funzione o funzioni del marchio ?
 Pubblicità
 Marchio generale e marchio speciale
 Individuazione (unica) fonte imprenditoriale del prodotto
o del servizio ?
 Consumatore come giudice
 Garanzia ?
 Tutela del consumatore contro decettività del segno distintivo
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 7
Oggetto della registrazione
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”
Elencazione non tassativa
1) Nomi di persone
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 8
Ritratti di persone, nomi e segni notori
“I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso
delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in
loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in
mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere
registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il
decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In
ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso
nella ditta da lui prescelta.
Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o
con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni
usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e
sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche,
nonché gli emblemi caratteristici di questi”
2) Disegni
Marchio di movimento
“È un marchio in movimento a colori. Il marchio è costituito da una sequenza animata
di una mano umana che tocca degli abiti appesi in un armadio; tale movimento
genera un numero irregolare di scintille colorate sotto forma di cerchi di varie
dimensioni. La durata del movimento è di circa 2 secondi. Gli 11 fotogrammi nella
sequenza sono disposti ad intervalli di circa 0,18 secondi. Il primo fotogramma si
trova nella parte inferiore destra. La sequenza precisa dei fotogrammi è la seguente:
dal primo fotogramma all'undicesimo fotogramma il movimento della mano si sposta
da destra a sinistra in una linea orizzontale che crea delle piccole onde negli abiti
appesi, mentre le scintille colorate circolari si spostano nella direzione opposta, da
sinistra a destra, aumentando di numero man mano che il movimento si allontana”
(The Procter & Gamble Company, marchio comunitario 010143105, 22/07/2011)
3) Lettere
4) Cifre
6) Suoni
7) Forma del prodotto
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 9
Marchi di forma
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma
che dà un valore sostanziale al prodotto”
 Caso Deutsche SiSi – Trib. I grado 28 gennaio 2004, T-146/02 e 153/02
(sentenza confermata in CGCE 12 gennaio 2006, C-174/04)
Per quanto riguarda, in primo luogo, le forme essenziali dei diversi sacchetti di cui
trattasi, esse sono costituite da un rettangolo, un ovale o un triangolo. Esse
corrispondono alle forme geometriche di base che possono essere applicate ai
sacchetti che stanno in piedi. Inoltre, a causa delle limitazioni tecniche e della
finalità di tale imballaggio, consistente nello stare in piedi, le forme ovali o
triangolari sono rese meno nitide da bordi inferiori o superiori dritti che le
ravvicinano ad un quadrato o a un rettangolo. Di conseguenza, tali forme essenziali
non possono, di per sé, conferire un carattere distintivo ai marchi richiesti in quanto
sono comunemente usate o possono esserlo per i sacchetti che stanno in
piedi.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le concavità laterali di quattro delle
raffigurazioni rivendicate, esse saranno associate, nella mente del consumatore
medio, ad una migliore presa dei sacchetti. Inoltre, tali concavità presentano un
aspetto sufficientemente limitato o costituiscono variazioni dei bordi dritti che sono
troppo basilari per essere, di per sé stesse, atte a conferire un carattere distintivo
alle forme di cui trattasi.
Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’aspetto metallico dei sacchetti rappresentato
dal colore grigio con un gioco di luce, esso sarà percepito dal pubblico
destinatario, a torto o a ragione, come dovuto all’elemento costitutivo del
foglio di lamina utilizzata per fabbricare i sacchetti.
Tale aspetto metallico pertanto non sarà percepito dal consumatore medio come
uno strumento di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.
Infine, per quanto riguarda l’aspetto di ciascuno dei sacchetti di cui trattasi, preso
nel suo insieme, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che le
differenze che presentano le forme e l’aspetto domandati rispetto all’aspetto
generico di un sacchetto che sta in piedi costituiscono semplici varianti di tale
aspetto. La somma delle differenze non conferisce all’aspetto globale di
ciascuno dei sacchetti di cui trattasi una marcata differenza rispetto
all’apparenza generica di un sacchetto che sta in piedi. L’associazione dei
diversi elementi minori di design o l’aspetto globale dei diversi sacchetti non
possono essere memorizzati dal consumatore medio, la cui attenzione in proposito
è limitata, quali strumenti di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti di
cui trattasi.
Inoltre, la commissione di ricorso poteva a giusto titolo ricordare il rischio di
monopolio dei sacchetti che stanno in piedi per le bevande considerate, dal
momento che tale analisi perveniva a confermare l’assenza di carattere distintivo
dei detti sacchetti per i prodotti in questione, conformemente all’interesse generale
che sottende l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94. Inoltre, l’esistenza di rischi di monopolio si rivela tanto più
percepibile nella fattispecie dal momento che le domande di marchi in esame
riguardano una gran parte delle possibili variazioni rispetto alla forma generica dei
sacchetti che stanno in piedi.
 Caso Philips – CGCE 18 giugno 2002, C-299/99
Qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati
prodotti, l'uso su larga scala di un segno che consista nella forma di detti prodotti
può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo […]
Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta
disposizione è soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare che esse siano
comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prenda in considerazione
la percezione presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o
servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed
avveduto, e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto in
quanto proveniente da un'impresa determinata venga effettuata grazie all'uso del
marchio in quanto tale.
L'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva 89/104 va interpretato nel
senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non
può essere registrato ai sensi di tale disposizione qualora risulti comprovato che
le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente
al risultato tecnico. Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che
consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere
l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione
stessa.
Quid iuris ?
Marchio di posizione
“…marchio di posizione che consiste in due fasce curvilinee spezzate dalla suola
nella parte inferiore e dal rinforzo che contiene la fila di occhielli nella parte
superiore. Le fasce, collocate nella parte laterale anteriore della tomaia, sono
affiancate da una banda diagonale che presenta fori allineati e sale dal tallone agli
occhielli. Il marchio è collocato nella superficie laterale esterna della calzatura. La
linea tratteggiata indica la sagoma della scarpa per permettere di individuare la
posizione del marchio ma non ne fa parte” (PLAYHAT.IT Di Matteo Marziali,
marchio comunitario 010303287, 29/09/2011).
8) Tonalità cromatiche
 Caso Libertel – CGCE 6 maggio 2003, C-104/01
Un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per
taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3,
della direttiva sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione
grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile,
costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la
mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione
di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente
riconosciuto
Ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore può
presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non
restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che
offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.
Può ritenersi che un colore specifico possegga carattere distintivo ai sensi dell'art. 3,
n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, sempreché, tenuto conto della percezione del
pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo a identificare il prodotto o il servizio
per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e,
quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese
La circostanza che la registrazione come marchio di un colore specifico venga
richiesta per un numero elevato di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio
specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi è pertinente,
unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del
carattere distintivo del colore oggetto della domanda di registrazione quanto ai fini
della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale
a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che
offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.
Ai fini della valutazione se un marchio possegga carattere distintivo ai sensi dell'art.
3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, l'autorità competente in materia di registrazione
dei marchi deve procedere ad un esame concreto, tenendo conto di tutte le
circostanze della specie, in particolare dell'uso che di tale marchio sia stato
fatto.
Marrone, (Pantone 498C) beige (Pantone 489C)
Ventilatori da utilizzare per raffreddare apparecchi
elettronici, termodispersori per raffreddare
componenti di PC
Ventilatori elettrici per uso personale, impianti di
refrigerazione
Porpora traffico, RAL 4006.
Protezioni per le estremità dei tubi (non in
metallo), ovvero cappucci e tappi
 Caso Heidelbergher – CGCE 24 giugno 2004, C-49/02
“Colori o combinazioni cromatiche, designati astrattamente e senza contorno in una
domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un
campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori
internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell’art. 2
della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,
se e in quanto: sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o
combinazioni cromatiche si presentano effettivamente come un segno e la
domanda di registrazione contenga una disposizione sistematica che associ i
colori considerati in modo predeterminato e costante.
Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un
marchio ai sensi dell’art. 2 della detta direttiva, occorre anche che l’autorità
competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta
soddisfi le altre condizioni previste, in particolare all’art. 3 della stessa direttiva, per
essere registrata come marchio per i prodotti o servizi dell’impresa che ne richiede
la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze
pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l’uso che sia stato fatto
del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame
deve anche tener conto dell’interesse generale a non restringere ndebitamente
la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del
genere di quelli oggetto della domanda di registrazione”.
Ologrammi
Odori ?
 2ª commissione ricorsi UAMI 11 febbraio 1999, R-156/1998-2
“The smell of fresh cut grass”
 Caso Ralf Sieckmann – CGCE 12 dicembre 2002, C-273/00
Domanda di registrazione:
“Si richiede la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA,
relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la
cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo
possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle
della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt.
C6H5-CH = CHCOOCH3”.
L’odore viene descritto come “balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella”.
Decisione della Corte di giustizia:
“1) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,
deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno
che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che
esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare
mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa,
facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.
2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non
sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione
formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso
la combinazione di tali elementi.”
C6H5-CH = CHCOOCH3
 Caso Eden – Trib. I grado 27 ottobre 2005, T-305/04
“Smell of ripe strawberries”
“Inoltre, è pacifico che non esiste attualmente una classificazione internazionale
di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici
internazionali di colore o alla scrittura musicale, l'identificazione obiettiva e precisa di
un segno olfattivo grazie all'attribuzione di una denominazione o di un codice
preciso e tipico di ciascun odore.
Di conseguenza, il Tribunale può solo constatare che l'immagine di una fragola
contenuta nella domanda di registrazione, dal momento che rappresenta solo il frutto
da cui emana un odore che si asserisce identico al segno olfattivo di cui trattasi, e
non l'odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione grafica del segno
olfattivo.
Inoltre, tale immagine incontra le medesime critiche della descrizione «odore di
fragola matura». Infatti, essendo stato constatato che le fragole, o almeno talune di
esse, hanno un odore diverso secondo la varietà, l'immagine di una fragola di cui
non è specificata la varietà non consente di identificare con chiarezza e precisione il
segno olfattivo rivendicato”
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
•
Art. 10  Stemmi
NO registrazione come marchio di impresa
• Convenzioni internazionali
• Interesse pubblico
•
Art. 11  Marchio collettivo
Deroga all’art. 13 co. 1  provenienza geografica
NO ius excludendi se conformità principi correttezza
professionale
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 13
Capacità distintiva
Primo comma:
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi
di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i
segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione
del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o
servizio”
Espressione di uso comune
<<Il marchio “Multiutility”, registrato per spazi di pubblicità e gestione di affari ed
altre attività, è privo di capacità distintiva, in quanto consiste in una espressione
verbale in lingua inglese ma di uso comune, evocando alla generalità dei
consumatori una molteplicità di servizi forniti da un medesimo soggetto>> (Trib.
Napoli, ord. 3 gennaio 2008)
<<Le parole “Ciao Bella Roma” o “Ciao Bella Italia”, espressive di una forma
popolare di saluto, se riprodotte su una t-shirt o su di un capellino parasole sono
confondibili con le innumerevoli scritte di contenuto più o meno scherzoso e
popolare che comunemente decorano le t-shirt ed altri semplici capi di
abbigliamento destinati ai turisti>> (Trib. Roma, ord. 14 giugno 2005)
<<Non può costituire oggetto di valida registrazione di marchio di denominazione di
una varietà vegetale, come risultante dall’uso di essa da parte degli operatori del
settore e della letteratura scientifica>> (App. Bologna, ord. 3 giugno 2009)
Segno meramente descrittivo
<<Il marchio “Vedo bene”, utilizzato per contraddistinguere occhiali da vista, è
meramente descrittivo delle caratteristiche e della funzione essenziale dei prodotti
(che è appunto quella di vedere bene) e quindi privo dei requisiti di cui agli artt. 7 e
13 cpi; è pertanto del tutto irrilevante se il concorrente può in concreto
differenziarsi ed utilizzare altre parole, diverse ma ugualmente adatte a descrivere
le caratteristiche del prodotto>> (Trib. Torino, ord. 13 giugno 2011)
<<I marchi denominativi “centro commerciale dei laghi” e “parco commerciale dei
laghi”, riferiti ad un centro commerciale sito in prossimità dell’intersezione di tre
laghi, sono privi di capacità distintiva, in quanto meramente descrittivi dei servizi di
riferimento e della tipologia del luogo in cui i locali commerciali sono situati, e
pertanto non sono suscettibili di tutela, anche cautelare>> (Trib. Torino, ord. 12
agosto 2006)
<<Il marchio denominativo “Pulimatik”, registrato per macchine e prodotti di pulizia
industriale, ancorché contenga nelle due radici semantiche che lo compongono il
richiamo ai concetti di “pulizia” e di “automaticità”, costituisce una parola di fantasia,
dotata di un sufficiente grado di originalità, in quanto non meramente descrittiva del
prodotto che il marchio è destinato a contraddistinguere>> (Trib. Roma, ord. 19
agosto 2009)
<<Il marchio complesso “Vero dolce del Santo” […] è debole, in quanto usato da
un’impresa con sede presso la Basilica del Santo in Padova, e perché
contraddistingue un tipico dolce padovano, pressoché omonimo, e non è
confondibile con il marchio pure complesso, ed usato per prodotti dolciari, “I dolci
di Sant’Antonio – The Coke of Sant’Antonio”, sufficientemente diversificato sia
nella parte denominativa che in quella figurativa, ove è rappresentata una diversa
immagine del Santo>> (Trib. Venezia, ord. 27 giugno 2007)
Secondary meaning
Art. 13
Capacità distintiva
Secondo e terzo comma:
“In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso
che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma
oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”
Trib. Ancona, ord. 3 settembre 1996
Trib. Roma, ord. 4 aprile 2004
Volgarizzazione
Art. 13
Capacità distintiva
Quarto comma:
“Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia
divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia
comunque perduto la sua capacità distintiva”
NECESSARIA ATTIVITA’/INATTIVITA’ DEL TITOLARE !!
(Riforma del 1992)
• Cellophane / Celofane
• Biro
• Jeep
• Aspirina
• Premaman
• Nylon
[…]
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 14
Liceità e diritti di terzi
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a
causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; b) se sia divenuto contrario
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del
titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio
collettivo”
Cass. 9 aprile 1996 n. 3276
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 12
Novità
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già
noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in
commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio
che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile
1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in
forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà
puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione
locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno
da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno
distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi
per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà
puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano
identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore
in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per
prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione
di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore
goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio
agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto
ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le
condizioni di cui alla lettera e).
Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia
scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa
considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.
Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate
ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione”

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