讲座稿

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主讲人:靳继刚
美国铭群律师事务所
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题目一:如何降低在美国遭遇专利诉讼的风险
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中间休息
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题目二:国际贸易委员会337调查简介
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问答和交流
mitchell+
company
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美国专利制度简介。
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中国公司在进入美国市场之前该做些什么?
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中国公司在美国市场的专利战略。

美国的专利再审查程序简介。
mitchell+
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美国专利简介

专利申请的过程和费用

专利诉讼简介
mitchell+
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
美国专利
◦ 种类
 发明专利
 外观设计专利
 植物专利
◦ 有效区域范围
◦ 有效期限
 发明专利(20年)
 外观设计专利(14年)
mitchell+
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申请过程
◦ 撰写专利说明书和权利要求
◦ PTO审查员发出第一轮的OA(office action)
◦ 申请人在三个月之内应答
 指出审查员的错误
 修改权利要求
◦ PTO发出第二轮(终极)OA
◦ 申请人在两个月内应答
 修改权利要求并提出继续审查的申请
 放弃
◦ 专利被批准
mitchell+
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专利申请的时间周期
发明专利
平均33.7个月
外观设计专利
平均15个月
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美国专利申请
◦ 费用
 申请费
一般实体
小实体
发明专利
$1250
$625
外观设计专利
$530
$265
一般实体
小实体
发明专利
$1740
$870
外观设计专利
$990
$495
 批准费
mitchell+
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维护费
一般实体
小实体
3.5年
$1130
$565
7.5年
$2850
$1425
11.5年
$4730
$2365
律师费
发明专利
$5k ~ $15k
外观设计专利
$5k 左右
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美国专利诉讼
◦ 联邦地区法院诉讼案
 联邦地区法院(北加州、东德州、特拉华州···)
 时间周期(从立案到庭审开始)
 特拉华
1.89年
 东德州
2.04年
 北加州
2.95年
 金钱赔偿、禁止令
 诉讼费用
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美国专利诉讼
◦ 国际贸易委员会337调查案
 国际贸易委员会
 时间周期
 排除令
 诉讼费用
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美国专利制度简介。
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中国公司在进入美国市场之前该做些什么?

中国公司在美国市场的专利战略。

美国的专利再审查程序简介。
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查看产品是否有侵犯他人专利权的风险(FTO)
◦ 专利查询和分析
◦ 法律意见
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规避设计
◦ 要有律师的参与
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向美国专利局提出专利再审查申请
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申请新的专利
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
美国专利制度简介。

中国公司在进入美国市场之前该做些什么?

中国公司在美国市场的专利战略。

美国的专利再审查程序简介。
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
专利的价值
◦ 商业竞争的武器
 垄断
 起诉
 反诉
◦ 企业的另类资本
 专利许可、转让
◦ 投机资本(NPE)
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
NPE经典案例
◦ St. Clair Intellectual Property Consultants Inc. 由两名
律师创建
 St. Clair从一群失败的创业者手中购买了一系列与数字照相机
技术相关的专利
 购买价低于10万美金
 专利覆盖的技术十分简单(允许相机以TIFF、JPEG或其它格
式存储图像)
 St. Clair起诉了包括富士通、佳能、索尼、三星、LG、诺基
亚等公司
 获得的赔偿总额超过了1亿2千万美元
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NPE模式
◦ 新的思路?
◦ 被社会认可?
◦ 被法院认可?
 地区法院
 国际贸易委员会
◦ 这种模式还会持续下去吗?
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专利许可$$$
申请专利
收购专利
设立NPE
管理专利资源库
诉讼赔偿$$$
反诉
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美国专利制度简介。
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中国公司在进入美国市场之前该做些什么?

中国公司在美国市场的专利战略。

美国的专利再审查程序简介。
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什么是专利再审查程序?
◦ 专利局再次对专利进行审查

再审查程序的分类
◦ 单方再审查程序
◦ 双方再审查程序

再审查程序费用
申请费
律师费(估计)
单方
$2520
$5k ~ 15k
双方
$8800
$20k ~ 40k
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
谁可以提起再审查程序?
◦ 第三方
◦ 专利持有人
◦ 专利局

何时可以提起再审查程序?
◦ 任何时候
◦ 诉讼过程中
◦ 如果法院最终裁定无效,不能再启动
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
为什么要使用专利再审查程序?
◦ 无效对公司有威胁的专利
◦ 缩小专利覆盖的范围
◦ 明确专利覆盖的范围
◦ 未雨绸缪
◦ 比诉讼的代价小得多
◦ 成功率高
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递交再审查申请
PTO在三个月之内作出是否有足够理由进入再审查的决
定
PTO发出第一轮的OA
专利持有人在1或2个月内应答OA(反对理由、缩小权
利范围)
第三方在30天内应答
PTO发出第二轮的OA
同上
PTO作出决定(拒绝、同意)
签发再审查证书
mitchell+
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2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981

单方再审查程序的逐年申请数量(美国专利局统计
数据)
1000
800
600
400
200
0
mitchell+
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
单方再审查申请的成功率如何?
92%的申请进入再审查程序
23%
专利有效 23%
专利无效 11%
11%
66%
专利范围缩小
66%
mitchell+
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双方再审查程序的逐年申请量
300
250
200
150
100
50
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000

mitchell+
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
双方再审查程序的成功率如何?
95%的申请进入再审查程序
13%
专利有效 13%
43%
专利无效 44%
44%
专利范围缩小
43%
mitchell+
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
再审查程序需要多少时间?
平均时间
单方再审查程序
25.7个月
双方再审查程序
36.6个月
mitchell+
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
再审查程序和诉讼的关系
◦ 相互独立
◦ 可以同时进行
◦ 法院有时会中止诉讼,等待再审查程序的结束
◦ 法院和专利局判决结果之间的影响
 专利局判决有效
 法院判决有效
 法院/专利局判决无效
mitchell+
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中间休息
mitchell+
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
美国法院体系简介
国际贸易委员会简介
国际贸易委员会和地区法院的区别
美国专利诉讼案件的大致过程
为什么选择在国际贸易委员会起诉
337调查案简要程序
337调查案的赔偿
337调查案的未来趋势
中国企业的应诉策略
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
联邦法院系统 (Federal Courts)
◦
◦
◦
◦

联邦最高法院 (U.S. Supreme Court)
联邦上诉法院 (U.S. Court of Appeals)
联邦地区法院 (U.S. District Court)
其它 (Administrative Court)
各州法院系统 (State Courts)
◦ 州最高法院 (State Supreme Court)
◦ 州上诉法院 (State Appellate Court)
◦ 州地方法院 (State Trial Court)
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联邦最高法院 US Supreme Court
联邦巡回上诉法院 US Court of Appeals for the Federal Circuit
一般性的专利案件
联邦地区法院
US District Court
与专利申请
或再审查程序
相关的纠纷
专利局 USPTO
337调查案
国际贸易委 ITC
为获取专利而对专利局
提起的一般民事诉讼案
哥伦比亚特区联邦
地区法院
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
首都华盛顿

正式成立于1974年,权利源自于1930年的关税法第337条。

保护国内工业免受来自国外的非法/不公平的竞争。
◦ 征收关税(反倾销)
◦ 禁止进口(337调查)

国际贸易委员会有权调查和知识产权(专利、商标、著作权、商
业秘密)侵权有关的不公平进口行为。

90%和知识产权有关的国际贸易委员会调查案都是基于专利的纠
纷。
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
国际贸易委员会专员(6位)

法律办公室

行政法官(6位)

不公平进口调查办公室

贸易赔偿服务办公室
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
行政法院

拥有自己的程序法和证据法
◦ 诉讼要求比较严格
◦ 调查取证的应答时间短
◦ 证据法要求较地区法院松

无陪审团

三方诉讼:投诉人,答辩人和代表公众的ITC律师

在十五个月左右结案

无金钱上的赔偿,但是可获得相当于禁止令的排除令
mitchell+
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
起诉应诉阶段(2~3个月)

调查取证阶段(15~25个月)
◦ 事实调查取证
◦ 专家调查取证
◦ 专利的权利要求解释听审

预审(1~2个月)

庭审(0.5~1个月)
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
速度快

调查取证的范围广、限制小

惩罚严厉

给被告造成巨大的压力
mitchell+
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30天
20天
投诉人递交投诉书
Complainant file complaint
5~8月
调查阶段
discovery
2~4月
3月
听审
Hearing
国际贸易委员会决定是否进行337调查
ITC determines whether to initiate 337 investigation
答辩人递交应诉书
Respondent file answer
行政法官的初级决定
ALJ’s Initial Determination
国际贸易委员会的终极决定
ITC Final Determination
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
无金钱赔偿
◦ 庭外调解

排除令
◦ 一般排除令
 禁止某一类产品的进口
◦ 有限排除令
 禁止某一厂家的某类产品进口

被告的其它产品
◦ 非被控产品
◦ 主动提起不侵权动议
mitchell+
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337调查案的逐年数量
60
50
40
30
20
10
0
mitchell+
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mitchell+
company
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
涉及中国大陆的337调查案逐年数量
35
30
25
20
15
10
5
0

是否应诉?
◦ 应诉费用
 律师费
 调查取证费
 证人(事实和专家)
◦ 其它被调查对象
 共同应诉
◦ 美国市场对企业的重要程度
◦ 原告提起诉讼的目的
◦ 是否可以和解
 获得技术许可
 是否可以规避设计
mitchell+
company
谢谢!
问答……
mitchell+
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