Vortrag - Patentanwältin Weisse

Report
Kostenmanagement im
Patentwesen
4cost Kongress am 9.Oktober 2014
Dr. Renate Weisse
Zur Person
Renate Weisse
Physikstudium (Diplom) an der TU Berlin
Chemiestudium (Vordiplom) an der TU Berlin
Promotion bei Perkin Elmer – Bodenseewerk Überlingen
Institut für Spektroskopie und Spektrochemie in Adlershof
Ausbildung zur Patentanwältin in der väterlichen Kanzlei
Praktische Tätigkeit bei McLachlan & Donaldson, Dublin
Patentanwältin – Deutsches Patent- und Markenamt
Europäische Patentvertreterin – Europäisches Patentamt
Masterstudiengang „Europäischer gewerblicher
Rechtsschutz“ Fernuniversität Hagen
3 Kinder
Mehr
Fragen?
http://www.weisse-patent.de
Schutzrechtsarten
Registerrechte
• Patent
• Gebrauchsmuster
• Designs (früher: Geschmacksmuster)
• Marken (ganz früher: Warenzeichen)
• Sortenschutz
• Schutz von Topographien von
Mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen
Schutzrechtsarten
Nicht – eingetragene Schutzrechte:
• Urheberrecht
• Wettbewerbsrecht
• Namensrecht §12 BGB
• Nicht-eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
• Schutz von berühmten Marken
Entstehen ohne gesonderten Antrag automatisch
Schutzrechtsarten
Registerrechte
• Patent
Technisches Schutzrecht
Schützt Erfindungen
Schutzrechtsarten
Registerrechte
• Gebrauchsmuster
Technisches Schutzrecht
Schützt Erfindungen
Schutzrechtsarten
Registerrechte
• Design
Schützt die äußere Formgebung eines
Gegenstands
Schutzrechtsarten
Registerrechte
• Marke
Schützt Zeichen, die geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden – Beispiel: Coca Cola, Afri Cola,
Pepsi Cola
Motivation
•
•
•
•
Patente sind teuer und bringen nichts
Patente kann man nicht durchsetzen
Patentchinesisch versteht sowieso keiner
Wir entwickeln schneller als der Wettbewerb
– wenn etwas kopiert wird, haben wir bereits
etwas Neues
Motivation
Gewerblicher Rechtschutz hat das Ziel Geld zu
verdienen
Kein Schutzrecht erforderlich, wenn
• Nur wissenschaftliche Ehre erreicht werden soll
• Viel Know-How erforderlich ist und der Bedarf
begrenzt (Marktsättigung)
• Erfindung ist nicht zu erkennen
• Erfindung ist kurzlebig
• Kein oder nur wenig Geld verdient werden kann
Motivation
Schutzrechtsanmeldung sinnvoll:
• Monopol bewirkt Wettbewerbsvorsprung
• Schutz vor unmittelbarem Nachbau
• Lizenzvergabe
• Sicherung eines Investments
• Publikation schafft Stand der Technik
• IP ist übertragbarer Vermögensgegenstand
• Umgehung macht eigene Entwicklung notwendig
(Preis!)
Motivation
Es gibt keine Verpflichtung Ideen zum
Schutzrecht anzumelden.
Passive Schutzrechtspolitik:
• Ggf. Einspruch
• Ggf. Nichtigkeitsklage
• Geltendmachung eines Vorbenutzungsrecht
• Geheimhaltung
• Lizenznahme
Motivation
Risiken der passiven Schutzrechtspolitik:
• Verletzungsprozesse
• Lizenzzahlungen für nicht-rechtsbeständige
Schutzrechte
• Schlecht dokumentierter Stand der Technik
Motivation
Aktive Schutzrechtspolitik:
• Schutz der eigenen Innovationen und Investments
• Beobachtung des Marktes
• Beobachtung der Schutzrechte des Wettbewerbs
• Einspruch oder Widerspruch gegen störende
Schutzrechte
• Berücksichtigung der Veröffentlichungen und
Schutzrechte auf dem Technologiegebiet vermeidet
Schutzrechtsverletzungen
• Inspirieren der eigenen Entwickler zu eigenen Ideen
durch Beobachtung der Innovationen des Wettbewerbs
Auswahl des Anmeldezeitpunkts
• „First-to-File“-Prinzip in Europa
Wer zu erst anmeldet bekommt das Schutzrecht.
• Neuheitserfordernis:
Die Erfindung darf nicht vor dem Anmeldetag
veröffentlicht werden
Auswahl des Anmeldezeitpunkts
Früher Anmeldetag:
• Bewirkt weniger Stand der Technik
• Schützt vor eigenen und fremden
Veröffentlichungen
Auswahl des Anmeldezeitpunkts
Später Anmeldetag:
• Verschiebt Fristen, zum Beispiel im
Prüfungsverfahren und für Auslandsanmeldungen
und die zugehörigen Kosten
• Stellt sicher, dass alle Weiterentwicklungen
berücksichtigt werden
• Schiebt Kosten
• Erlaubt Zeit um die Erfindung technisch zu testen
• Schutzdauer läuft später ab
Auswahl des Anmeldezeitpunkts
Anmeldung ist bei Patenten und wenn
Auslandsanmeldungen geplant sind vor der
ersten Veröffentlichung oder öffentlichen
Benutzung einzureichen, bei Gebrauchsmustern
und Geschmacksmustern innerhalb der
Neuheitsschonfrist.
Patente
Erfindungen
§1 Patentgesetz: Patente werden für
Erfindungen auf allen Gebieten der Technik
erteilt, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich
anwendbar sind.
Patente
Patentansprüche
• Patentansprüche geben an, was durch das Patent
geschützt werden soll. Sie bestimmen den
Schutzumfang und die Basis für die Prüfung der
Patentanmeldung auf Neuheit und erfinderische
Tätigkeit. Dabei werden die Patentansprüche mit dem
Verletzungsgegenstand bzw. Stand der Technik
verglichen.
• Aufzählungen von Merkmalen, die den „Kern der
Erfindung“ beschreiben und unbedingt erforderlich
sind, um die Erfindung zu verwirklichen
Patente
Prüfungsverfahren
• Patentanmeldung wird auf Antrag geprüft.
• Unterlassungsanspruch wird erst nach der
Durchführung des Prüfungsverfahrens und nach
Erteilung gewährt.
• Prüfungsantrag innerhalb von 7 Jahren nach
Anmeldetag (Antrag und Gebühren)
•
Patente
Veröffentlichung
• Veröffentlichung 18 Monate nach dem Prioritätstag als
Offenlegungsschrift egal, ob Prüfungsantrag gestellt
wurde und in welchem Stadium sich die Anmeldung
befindet. Einen Unterlassungsanspruch begründet die
Offenlegungsschrift nicht.
• Anmelder kann mit Offenlegung der Erfindung von
einem Benutzer eine Entschädigung (kein
Schadensersatz) verlangen.
Patente
Jahresgebühren
• Aufrechterhaltung durch Jahresgebühren:
jedes Jahr im voraus sonst gilt die Anmeldung
als zurückgenommen bzw. verfällt das Patent.
• Jahresgebühren steigen mit der Laufdauer
des Patentes an. Die maximale Laufdauer
eines Patents ist 20 Jahre.
Patente
Optional: Rechercheantrag statt Prüfungsantrag
Recherche liefert die Druckschriften mit einem
Vermerk, dem die Relevanz zu entnehmen ist.
• X: neuheitsschädlich
• Y: fehlende erfinderische Tätigkeit
• A: allgemeiner Stand der Technik ohne
Relevanz
Patente
Recherche- oder Prüfungsverfahren:
• Prüfer im Patentamt recherchiert und prüft Neuheit und
Erfinderische Tätigkeit. Üblicherweise findet der Prüfer
einige Druckschriften aus dem In- und Ausland, z.B.
Veröffentlichungen von Patentanmeldungen oder Patenten
oder wissenschaftliche Artikel. Bei der Prüfung kommt es
nicht darauf an, wie alt der gefundene Stand der Technik
ist, in welcher Sprache und in welchem Land er
veröffentlicht wurde und ob und was das
entgegengehaltene Patent schützt. Es kommt lediglich auf
den sogenannten „Offenbarungsgehalt“ der Druckschrift
an. Es ist die Frage zu beantworten: Zeigt die Druckschrift
irgendwo das, was in Anspruch 1 der zu prüfenden
Patentanmeldung beansprucht ist?
Patente
Prüfungsverfahren:
Amtsbescheid mit Frist von üblicherweise 4
Monaten zur Äußerung (normal) oder Erteilung
(selten)
„nicht schutzfähig“, „im Rahmen des
fachüblichen Handelns“
Patente
Prüfungsverfahren:
Schutzfähigkeit hängt von der Formulierung des
Patentanspruchs ab. Bei technisch und/oder
rechtlich komplexen Sachverhalten Anhörung
vor Ort mit dem Prüfer.
Patente
• Vermeidung von unnötigen
Patentanmeldungen durch Recherche
Gebrauchsmuster
Recherche
Gebrauchsmuster
nur formale Prüfung
auf Antrag
Eintragung
Nur Vorrichtung
nur schriftlich oder Inland
wie Patent
10 Jahre
wie Patent
ca. einige Wochen
nach 3 - 3- 2 Jahren
6 Monate
Schutzvoraussetzung
Stand der Technik
Anforderung erf. Tätigk.
max. Schutzdauer
Priorität
Verfahrensdauer
Verlängerung
Neuheitsschonfrist
Prüfung Patentfähigkeit
im Verletzungsverfahren ja
Patent
Prüfungsverfahren
auf Antrag
Erteilung durch Beschluss
Vorrichtung oder Verfahren
alles
wie Gebrauchsmuster
20 Jahre
wie Patent
ca. 1-2 Jahre (ggf. mehr)
jährlich
keine
nein
Kosten bei Schutzrechten
• Marke
Anmeldung
ggf: Bescheid
Eintragung
ggf: Widerspruchsverfahren
danach: keine Kosten bis zur Verlängerung in 10 Jahren
• Keine Neuheit erforderlich: Nachanmeldungen jederzeit möglich
Konsequenz: Marken großzügig anmelden
• Verschiedene Länder
• Wort- und Bildmarke
• Verschiedene Waren und Dienstleistungen
Kosten bei Schutzrechten
• Gebrauchsmuster
Anmeldung
ggf: Bescheid
Eintragung
danach: keine Kosten bis zur Verlängerung nach 3-3-2-Jahren
• Entscheidung, ob Patente oder internationale Anmeldungen
erforderlich sind, kann ein Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert
werden
Konsequenz: Gebrauchsmuster spart Geld am Anfang
Kosten bei Schutzrechten
• Design
Anmeldung
ggf: Bescheid
Eintragung
danach: keine Kosten bis zur Verlängerung nach je 5 Jahren
• Entscheidung, ob internationale Anmeldungen erforderlich sind,
kann ein halbes Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden
• Gemeinschaftsgeschmacksmuster lohnt auch als Erstanmeldung
Konsequenz: Design kostengünstiges, einfach zu erlangendes
Schutzrecht, das ebenfalls einen Unterlassungsanspruch bewirkt.
Kosten bei Schutzrechten
• Patent
Anmeldung
ein oder mehrere Bescheide
Erteilung
danach: Jahresgebühren, die jährlich steigen
• Entscheidung, ob internationale Anmeldungen erforderlich sind,
kann ein Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden
• Internationale Anmeldung nach PCT schiebt Kosten nach hinten bis
30 Monate ab Prioritätstag
• Neuheitserfordernis macht frühe Entscheidungen erforderlich
Konsequenz: Patente sind teuer und lohnen nur, wenn die Erfindung
„Geld verdient“
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
• Bearbeitungshonorar (nach Stunden)
• Grundhonorare
• Amtsgebühren
• Kosten für ausländische Kollegen
• Kosten für Übersetzungen
• Verspätungszuschläge
• Jahresgebühren
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
• Bearbeitungshonorar (nach Stunden)
Je nach Anwalt mehrere hundert Euro/Stunde
Verhandeln?
Geringeres Honorar = mehr Stunden
Pauschale (z.B. pro Anmeldung) => Bearbeitung
durch Sachbearbeiter, Kollegenarbeiter und
Kandidaten
Konsequenz: Bearbeitungshonorare verhandeln
birgt Risiken
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
• Grundhonorar
Feste Beträge für wohl definierte Leistungen
Verhandeln?
Risiko: Grundhonorare werden konsequenter
berechnet
Konsequenz: Grundhonorare verhandeln lohnt
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
• Amtsgebühren
Nicht verhandelbar – allenfalls vermeidbar
durch gute Patentstrategien
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
Kosten für ausländische Kollegen
• Große (teure) Kanzleien haben Verträge mit
ausländischen Großkanzleien und bekommen
Gegenaufträge.
• Je nach Auftragsvolumen ist ein Mandat in einer
Großkanzlei nicht hinreichend „wichtig“
• Kleine und mittlere Kanzleien oft erheblich günstiger
und behandeln ein Mandat besser (weil persönlich)
• Konsequenz: es lohnt sich genau hinzugucken und ggf.
eine andere Kanzlei vorzuschlagen
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
Kosten für Übersetzungen
• Können auch geliefert werden.
• Risiko: Übersetzungsfehler verursachen Folgekosten,
die dann vom Mandant zu tragen sind
• Übersetzungen, die der bearbeitende Patentanwalt
macht sind qualitativ in der Regel fachlich in Ordnung
• Konsequenz: es lohnt sich hinzuschauen, wer die
Übersetzung anfertigt. Wenn der Anwalt nicht selber
übersetzt, kann die Übersetzung geliefert werden
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
Kosten für Verspätungszuschläge
• Vermeiden durch sofortige Bearbeitung der
Korrespondenz (Entscheidungen zügig treffen)
Kosteneffizienz bei Patenten
Rechnungen:
Jahresgebühren
• Einzahlungsdienstleister sind kostengünstiger
als Patentanwälte
• Risiko: es gibt (ohne zusätzliche
Fristüberwachung) keine Widereinsetzung
Konsequenz: Es lohnt sich, die Honorare für die
Einzahlung der Jahresgebühren mit dem Anwalt
zu verhandeln
Zusammenfassung
•
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•
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•
•
•
Patente sollten „Geld verdienen“
Anmeldezeitpunkt aktiv bestimmen
Recherchieren
Internationale Anmeldung schiebt Kosten nach
hinten
Grundhonorare und Jahresgebühren verhandeln
Ausländische Anwälte aktiv auswählen
Übersetzungen ggf. selber liefern
Entscheidungen rechtzeitig treffen
The End
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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